Castelbajac acte II scène 3 : l’admission en clair-obscur de l’action en déchéance de marque intentée par le cédant contre le cessionnaire

Publié le 31/05/2024
Castelbajac acte II scène 3 : l’admission en clair-obscur de l’action en déchéance de marque intentée par le cédant contre le cessionnaire
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La Cour de cassation admet pour la première fois, au sein d’un attendu de principe à la forte portée normative, que la garantie du fait personnel trouve sa limite dans la faute du cessionnaire, et qu’elle ne fait donc pas en soi obstacle à l’action en déchéance de la marque intentée contre ce dernier par le cédant. Elle laisse toutefois le soin à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer sur cette déchéance au regard des conditions européennes de déceptivité de la marque.

Cass. com., 28 févr. 2024, no 22-23833

En 2006, le professeur Pierre-Yves Gautier estimait, à propos de l’adage « qui doit garantie ne peut évincer », qu’« il [était] peut-être à revoir, en tout cas, à nuancer »1. C’est désormais chose faite par un arrêt de la chambre commerciale du 28 février 20242.

En l’espèce, des marques portant le nom de famille de leur créateur ont été cédées par ce dernier à une société qu’il a créée, puis, dans le cadre d’une procédure collective, à un repreneur. Alors que le créateur avait poursuivi ses activités professionnelles et artistiques par l’intermédiaire d’une nouvelle société, le cessionnaire l’a assigné en contrefaçon des marques cédées et en concurrence déloyale et parasitaire. À titre reconventionnel, le créateur a assigné le cessionnaire en déchéance des marques cédées pour déceptivité.

La cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2022, a accédé à la demande reconventionnelle et dit l’acquéreur déchu de ses droits sur les marques cédées. La cour d’appel a écarté la garantie d’éviction du fait personnel due par le cédant au cessionnaire, estimant que la demande en déchéance était fondée non sur le seul fait que le créateur ne participait plus à la conception des produits commercialisés sous les marques cédées mais sur une faute du cessionnaire à l’origine de son éviction. Cette faute, consistant dans le fait d’avoir fait croire au public de manière effective que le créateur participait toujours à la conception des produits – et alors que le cessionnaire avait effectivement été condamné à deux reprises3 pour contrefaçon des droits d’auteur du cédant –, autorisait, selon la lecture par la cour d’appel de la jurisprudence européenne, le prononcé de la déchéance de la marque.

Le cessionnaire a donc formé un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel, dans un premier moyen d’abord, une violation des articles 1626 et 1628 du Code civil, et du principe selon lequel celui qui doit garantie ne peut évincer, d’une part pour avoir retenu que « le manquement à la garantie d’éviction ne constitue pas une irrecevabilité à agir du demandeur, mais une éventuelle faute distincte, susceptible, si elle est établie, d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1630 du Code civil », et d’autre part pour avoir retenu que la garantie ne pouvait faire échec à une demande du cédant fondée sur une faute du cessionnaire. Il reproche également à la cour d’appel une violation de l’article 455 du Code de procédure civile pour ne pas avoir répondu à ses conclusions demandant à la cour d’appel, au regard du principe selon lequel la garantie d’éviction se transmet au sous-acquéreur, de rechercher s’il n’était pas précisément le sous-acquéreur de la marque déposée par le créateur. Il reproche enfin à la cour d’appel la même violation pour ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que le cédant avait cédé au premier acquéreur le droit de faire usage de son nom dans une marque, et qu’en tant que sous-acquéreur il bénéficiait de la garantie due au premier acquéreur sur ce droit ainsi cédé. Dans son deuxième moyen, le cessionnaire reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article L. 714-6, b), du Code de la propriété intellectuelle (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019), tel qu’il doit s’interpréter au regard du droit européen, en le déclarant déchu de ses droits sur la marque cédée. Il invoque, pour contester cette déchéance, la jurisprudence européenne (CJUE, 30 mars 2006, n° C-259/04) faisant la distinction entre la manœuvre dolosive, et la tromperie seule de nature à entraîner la déchéance des droits sur la marque, et reproche à la cour d’appel d’avoir interprété cette décision comme n’excluant pas « la possibilité du prononcé d’une déchéance de marque dans l’hypothèse où son titulaire en ferait un usage trompeur ».

La Cour de cassation était donc, d’une part, une nouvelle fois confrontée à la question de savoir si la garantie du fait personnel interdit au cédant d’une marque patronymique d’agir contre le cessionnaire pour déceptivité de la marque. Elle était, d’autre part, confrontée à une question d’interprétation du droit des marques au regard du droit européen : il s’agit de savoir si ce dernier permet le prononcé de la déchéance d’une marque en raison de son exploitation dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur participe toujours à la création des produits revêtus des marques constitué du nom de famille alors que tel n’est plus le cas.

La Cour de cassation répond par la négative à la première question. Après avoir rappelé sa position traditionnelle, issue d’un arrêt du 31 janvier 2006, selon laquelle une telle action constitue une éviction de l’acquéreur et est de ce fait prohibée et donc irrecevable, la chambre commerciale apporte à cette solution une nuance importante, sous la forme d’une « exception » (§ 14). Elle précise en effet dans un nouvel attendu de principe (§ 11) que « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute ». Et elle caractérise à la suite de la cour d’appel une telle faute dans le fait pour le cessionnaire d’exploiter « les marques cédées de façon à laisser le public croire [que le cédant] est l’auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées ». Elle décide par ailleurs de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la seconde question sous forme de question préjudicielle formulée en ces termes : « Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas ? ».

L’arrêt est donc en clair-obscur : s’il pose pour la première fois une limite à la garantie du fait personnel tenant à la faute du cessionnaire (I), il renvoie à la CJUE le soin de décider de l’issue de l’action en déchéance intentée par le cédant contre le cessionnaire (II).

I – La faute de l’acquéreur, limite à la garantie d’éviction du vendeur

Que la garantie du fait personnel interdise au cédant d’une marque d’agir en déchéance contre le cessionnaire constitue une solution bien acquise en jurisprudence, à laquelle les grands noms de la mode ont donné un retentissement particulier4. Elle constitue du reste une solution a priori évidente. La garantie d’éviction oblige en effet le vendeur à assurer à l’acquéreur « la possession paisible de la chose vendue » aux termes de l’article 1625 du Code civil. Et il est traditionnellement enseigné qu’il est deux manières pour le vendeur de troubler cette possession paisible : en fait et en droit. Or demander la déchéance de la marque cédée c’est évidemment pour le vendeur troubler en droit l’acquéreur. C’est chercher à le priver juridiquement de ce qui a été cédé c’est-à-dire très exactement l’évincer.

Pourtant l’évidence première de la règle est à relativiser. Elle ne devrait en effet pas empêcher le vendeur de tirer profit du jeu normal des règles de droit, dès lors que ce jeu n’est pas conditionné par son comportement. La garantie d’éviction du fait personnel nécessite en effet que l’éviction tire son origine d’un « fait personnel » du vendeur aux termes de l’article 1628 du Code civil. Ce lien entre le vendeur et l’origine de l’éviction peut cependant faire l’objet de deux lectures différentes. Selon la première, dans laquelle le lien est substantiel, il y aura fait personnel du vendeur lorsque ce dernier est à l’origine de l’éviction. Tel est par exemple le cas lorsque le vendeur n’a pas délivré le bien vendu et revendique par la suite à son profit le jeu de la prescription acquisitive contre l’acquéreur. Selon la seconde lecture, dans laquelle le lien entre l’éviction et le fait du vendeur peut n’être que procédural, il y aura fait personnel du vendeur lorsque ce dernier, sans nécessairement être à l’origine de l’éviction, la demande en justice. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, le cédant d’une marque demande sa déchéance en se fondant sur le comportement du cessionnaire. Dans ce cas il est en effet encore possible de considérer que le vendeur est à l’origine de l’éviction puisque tant que la déchéance n’est pas prononcée par le juge, le cessionnaire n’est pas à proprement parler évincé5. Pourtant on voit bien ce que cette deuxième lecture a d’inadmissible : elle ferait de la seule qualité de vendeur la raison d’être de la règle, alors que cette dernière réside bien davantage dans la contradiction par le vendeur de son engagement contractuel. Ainsi Portalis pouvait présenter la garantie du fait personnel comme imposée par « la bonne foi qui doit présider à tous les contrats » en considérant qu’« il serait contre toute justice de souffrir que le vendeur profitât de sa fraude, et contre toute raison de présumer que l’acquéreur a bien voulu lui permettre de le tromper impunément »6. Ce n’est donc que dans la mesure où l’éviction constitue ou révèle une inexécution du contrat de vente que la garantie du fait personnel a vocation à jouer. Il n’y a en revanche pas nécessairement inexécution de la part du vendeur à revendiquer ce que tout sujet de droit pourrait revendiquer.

On peut, dans cette mesure, comprendre la tentative de la cour d’appel d’écarter le jeu de la garantie, en considérant que la demande en déchéance, tout en constituant une faute au regard de l’existence de la garantie, ne devait pas être sanctionnée par une irrecevabilité. Son raisonnement ne pouvait évidemment être suivi car pour être recevable la demande doit être l’expression d’un intérêt légitime, or un tel intérêt fait nécessairement défaut si cette demande constitue en même temps une faute. Mais la solution de la cour d’appel avait valeur heuristique. Et la Cour de cassation n’y a manifestement pas été insensible, puisqu’elle énonce, par motifs substitués, sous la forme d’un attendu de principe que désormais « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute ». C’est la première fois qu’une limite est ainsi posée à la garantie du fait personnel, obligation dont les particularités du régime – absence d’effet de la force majeure, perpétuité – tout comme la qualification de garantie manifestent un caractère plutôt absolu. C’est ainsi avec cet arrêt une nouvelle conception de la garantie du fait personnel qui semble s’affirmer et dessiner un équilibre plus juste entre les intérêts en jeu. Si la contradiction de son engagement par le vendeur reste sanctionnée, la garantie n’est symétriquement plus un obstacle à la sanction de la faute de l’acquéreur. Dans ce dernier cas il est ainsi possible de considérer que ce n’est plus le vendeur qui évince l’acquéreur mais l’acquéreur qui est à l’origine de son éviction. C’était déjà l’argumentation employée par Madame de la Fressange, qui avait été écartée par la Cour de cassation en 20067. La solution nouvelle a ainsi également le mérite de mettre en évidence la raison d’être de la garantie du fait personnel qui est seulement d’interdire la contradiction par le vendeur de son engagement contractuel et non de faire de la qualité de vendeur un obstacle à toute action contre l’acquéreur.

La forme choisie de l’énoncé de la règle lui donne par ailleurs une portée assez générale, de sorte qu’il serait par exemple possible de la transposer au cas de l’usucapion par le vendeur. Ici aussi en effet la garantie fait obstacle au jeu normal des règles de droit même en l’absence de lien avec le comportement du vendeur. La solution, réaffirmée encore assez récemment8, est pourtant critiquée par une partie de la doctrine9. La transposition serait ainsi bienvenue.

En l’espère toutefois il n’est pas certain que l’ouverture concédée sur le terrain du droit commun trouve sa traduction sur le terrain du droit des marques.

II – L’interrogation sur l’impact de cette faute sur l’appréciation du caractère déceptif de la marque

Après avoir admis que la garantie du fait personnel n’interdisait pas au cédant d’une marque d’agir en déchéance contre le cessionnaire, la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’issue de cette action, sur laquelle elle choisit plutôt d’interroger la CJUE. C’est en effet le droit européen, qui, transposé à l’article L. 714-6, b), du Code de la propriété intellectuelle, prévoit la possibilité de prononcer la déchéance de ses droits pour « le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ainsi c’est l’erreur faite par le public, en raison du comportement du propriétaire de la marque – ce qu’on appelle la tromperie ou encore l’usage déceptif de la marque –, qui permet de prononcer la déchéance de la marque.

A priori la lettre du texte autorise une compréhension large de l’erreur, du fait du recours à une liste non exhaustive de ses sources. Et, dans cette compréhension première, il est évident que le fait pour le cessionnaire de faire croire au public, à travers des actes positifs, que le cédant participe encore à la réalisation des produits marqués constitue bien un comportement de nature à entraîner une erreur chez ce public, erreur portant sur le lien entre la marque et son créateur, qui devrait alors justifier la déchéance de la marque. La jurisprudence européenne est cependant venue circonscrire cette notion d’erreur. Notamment l’arrêt Elizabeth Emanuel du 30 mars 200610 cité par le pourvoi et repris par la Cour de cassation a, alors que la question de l’interprétation de l’erreur était posée à la fois du point de vue de l’enregistrement et de celui de la déchéance de la marque, opéré (pt 50) une distinction entre la tromperie justifiant le refus d’enregistrement de la marque, et les « manœuvres dolosives » du propriétaire de la marque. Ainsi la « volonté [du cessionnaire] de faire croire au consommateur que la [personne qui a créé la marque] est toujours la créatrice des produits portant la marque ou qu’elle participe à leur création » constitue une manœuvre dolosive et non une tromperie. Puis après avoir rappelé l’identité des conditions du refus d’enregistrement et du prononcé de la déchéance, les juges européens ont estimé (pt 53) « que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur ». Peu évidente de prime abord la distinction entre tromperie et manœuvre dolosive s’éclaircit au regard de la fonction attribuée à la marque. Dans ses conclusions sous l’arrêt du 30 mars 2006, l’avocat général rappelait en effet que la tromperie ne doit s’entendre qu’au regard de la fonction essentielle de la marque qui est de protéger l’exactitude de l’information que le signe enregistré donne sur l’origine de certains biens. En effet, selon une jurisprudence européenne constante, et rappelée par l’arrêt Elizabeth Emanuel (pt 44), la marque vise « à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service [qu’elle désigne], en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »11, et « que tous les produits qui en sont revêtus sont fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité »12. Ainsi la tromperie induit le consommateur en erreur sur un élément que la marque a pour fonction de protéger tandis que les manœuvres dolosives l’induisent en erreur sur un élément que la marque n’a pas pour fonction de protéger.

Toute la question est alors bien évidemment de savoir si le lien entre le créateur originel de la marque et les produits vendus sous cette marque par son cessionnaire constitue ou non un élément que la marque a vocation à protéger. A priori une réponse négative s’impose, celle précisément que l’arrêt Elizabeth Emanuel a donnée en qualifiant ce lien de manœuvre dolosive. Il est vrai cependant, comme le faisait valoir la cour d’appel – et la Cour de cassation n’est manifestement pas insensible à l’argument puisqu’elle décide de poser la question préjudicielle –, que la distinction entre tromperie et manœuvre dolosive est faite dans cet arrêt à propos de la question de l’enregistrement de la marque, sans être expressément étendue à la question de sa déchéance. Il est évident toutefois que l’esprit de la solution, au-delà de sa lettre, va dans le sens d’une telle extension dans la mesure où la CJUE prend le soin de rappeler l’identité des conditions justifiant, d’une part, le refus d’enregistrement de la marque ou sa nullité et, d’autre part, sa déchéance. Du reste, et même si une évolution de la jurisprudence européenne sur ce point n’est évidemment pas à exclure, le rejet du lien entre les produits marqués et leur créateur hors du champ de la tromperie se justifie pleinement. Ainsi que le remarquait un auteur, « sous sa forme de signe distinctif (i.e. de marque), le nom patronymique cesse de désigner la personne physique qui le porte et évoque cette fois des produits ou une entreprise : il change de sens »13. Il n’a donc pas vocation à informer le consommateur sur le lien entre la personne titulaire du nom et les produits marqués mais seulement à identifier et distinguer ces produits. Et dès lors que ce lien ne constitue pas un attribut désigné et donc protégé par la marque, une erreur sur ce dernier ne saurait être sanctionnée par le droit des marques. Par ailleurs la reconnaissance, même a minima par le biais de la tromperie, d’une protection de ce lien par la marque pourrait obérer la circulation des marques constituées d’un nom patronymique.

Reste alors, dans l’hypothèse où la voie de la déchéance resterait fermée par le droit européen, la question de la sanction du comportement du cessionnaire, dès lors que la garantie du fait personnel due par le cédant n’est plus un obstacle à cette sanction. De façon évidente c’est ici la responsabilité du fait personnel qui s’impose. Et pourrait alors être mise en œuvre une sanction particulièrement intéressante en la matière : la cessation de l’illicite. Enjoignant au cessionnaire de mettre fin à son comportement dolosif, elle permettrait par ricochet de ne plus avoir à se poser la question de l’usage déceptif de la marque.

Notes de bas de pages

  • 1.
    P.-Y. Gautier, note ss Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10116, RTD civ. 2006, p. 339.
  • 2.
    L’expression est empruntée à P. Allaeys, note ss Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10116, D. 2006, p. 861, qui l’emploie à propos de l’affaire de La Fressange. V. pour l’acte I de Castelbajac : CA Paris, 5-1, 7 sept. 2021, n° 18/05712 (condamnation solidaire des sociétés PMJC et Les Gourmandises des Français pour contrefaçon et concurrence déloyale) – TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 18 nov. 2021, n° 18/13549 (condamnation solidaire des sociétés PMJC et L’Occitane pour contrefaçon et concurrence déloyale) – CA Paris, 5-2, 10 déc. 2021, n° 20/04255 (condamnation de la société PMJC pour atteinte au droit moral de l’auteur). V. pour la scène 2 de l’acte II : CA Paris, 12 oct. 2022, n° 20/11628.
  • 3.
    CA Paris, 5-1, 7 sept. 2021, n° 18/05712 (condamnation solidaire des sociétés PMJC et Les Gourmandises des Français pour contrefaçon et concurrence déloyale) – TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 18 nov. 2021, n° 18/13549 (condamnation solidaire des sociétés PMJC et L’Occitane pour contrefaçon et concurrence déloyale).
  • 4.
    V. not. Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10116, Inès de la Fressange : Bull. civ. IV, n° 27 ; D. 2006, p. 861, note P. Allaeys ; JCP E 2006, 1803, note A. Mendoza-Caminade ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 79, note L. Leveneur ; RTD civ. 2006, p. 339, obs. P.-Y. Gautier ; Gaz. Pal. 21 déc. 2006, n° G2628, p. 39, note M.-E. Taudou-Miquelard ; Propr. industr. 2006, comm. 37, obs. P. Tréfigny – v. également TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 16 déc. 1998, n° 97/3660, Manuel Canovas : LPA 31 août 2000, p. 11, note J.-P. Combenegre.
  • 5.
    V. en ce sens D. 2006, p. 861, note P. Allaeys.
  • 6.
    Portalis, « Présentation au corps législatif et exposé des motifs », in P.-A. Fenet (dir.), Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. XIV, 1836, Videcoq, spéc. p. 165.
  • 7.
    Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10116, Inès de la Fressange. Les faits de l’espèce étaient toutefois de nature à justifier le rejet de l’argument dans la mesure où la faute du cessionnaire ne pouvait guère être retenue.
  • 8.
    Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-14743 : D. 2021, p. 2075, note A. Dépinoy ; LPA 28 févr. 2022, n° LPA201l2, note P.-L. Niel et M. Morin.
  • 9.
    V. par ex. N. Thomassin, « Garantie du fait personnel et usucapion du vendeur. L’équilibre à reconstruire », RDC sept. 2016, n° RDC113n6.
  • 10.
    CJUE, 30 mars 2006, n° C-259/04 : Propr. intell. 2006, p. 485, obs. G. Bonet ; D. 2006, p. 2109, note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; D. 2006, p. 2319, obs. S. Durrande ; RTD com. 2007, p. 340, obs. J. Azéma.
  • 11.
    V. not. CJCE, 22 juin 1994, n° C-9/93, Ideal Standard : Rec. CJCE 1994, p. I-2789 – CJCE, 18 juin 2002, n° C-299/99 : Rec. CJCE 2002, I, p. 5475 ; Propr. intell. 2003, p. 83, obs. E. Joly ; RTD com. 2003, p. 500, obs. J. Azéma – CJUE, 17 oct. 2019, n° C-514/18 : RTD com. 2020, p. 335, obs. J. Passa.
  • 12.
    CJCE, 17 oct. 1990, n° C-10/89 : Rec. CJCE 1990, I, p. 1139.
  • 13.
    G. Loiseau, Le nom, objet d’un contrat, thèse, 1997, LGDJ, préf. J. Ghestin, spéc. p. 192.
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