1 – Les précisions jurisprudentielles sur les critères de refus

La marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

La jurisprudence a précisé que l’application de ces dispositions est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition25.

Le tribunal insiste sur le fait que la protection d’une marque vise d’abord son origine, mais aussi qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée26.

Le règlement, dans sa version en vigueur au moment des faits de l’espèce, distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées au point 26 ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 soit d’application27. Dans ce cadre, ce qui permet de déterminer une atteinte à la marque en question se trouve dans les similitudes qui se présentent et dans les risques de confusion dans l’esprit des consommateurs28. Pour apprécier ce lien, plusieurs facteurs doivent être mis en balance, tels la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public29.

La juridiction européenne a apporté des précisions eu égard au degré de similitude entre les marques en conflit. La philosophie générale à retenir, en bon sens est que plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure30. La Cour a aussi été amenée à préciser que le public à prendre en considération afin de déterminer si l’enregistrement de la marque postérieure est susceptible d’être annulé en application de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. En effet, d’une part, tant le caractère distinctif que la renommée d’une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé31. Partant, l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. D’autre part, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé32.

Il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas33.

La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien34.

2 – L’application du faisceau d’indices à l’espèce

Sur le fond, les questions qui étaient posées à chaque étape des procédures revenaient à savoir si le terme Prada, qui représente dans l’esprit du public, une marque de luxe, pouvait être utilisé par une autre société que la détentrice de la marque en question, et dans quelle(s) classe(s). Le groupe Prada s’opposait à toute utilisation, alors que l’office a estimé pouvoir l’autoriser partiellement. Il apparaît que la marque fait l’objet d’un usage sérieux et légitime en Allemagne, en France et en Italie.

Dans un premier temps, par une décision du 16 octobre 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour une série de services35. La chambre de recours a conclu, au point 5 du dispositif de la décision attaquée, que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée pour d’autres produits et services36.

Dans un deuxième temps, les deux protagonistes ont contesté cette décision.

Par décision du 13 janvier 2016, ensuite rectifiée le 14 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne à l’égard des services suivants : « Gestion d’espaces de vente au détail ; services de vente au détail liés aux jouets et jeux, chopes, articles de papeterie ; ventes aux enchères », compris dans la classe 35, et « éducation ; formation ; activités sportives ; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences et congrès », compris dans la classe 41 ; accueilli le recours de l’intervenante et annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, à l’égard des services de vente au détail liés à la nourriture et aux boissons, compris dans la classe 35. Par ailleurs, la chambre de recours avait conclu37 que la marque demandée pouvait être enregistrée pour une série de produits et de services38.

De manière schématique, tout ce qui pouvait être rattaché aux produits et services de luxe, tels la maroquinerie, les vêtements que la marque Prada incarne, a fait l’objet d’un refus. Tout le reste a été accepté, comme, par exemple, à titre d’illustration claire, des produits d’entretien. Le juge écarte donc le risque d’extension de la marque.

Le juge passe alors en revue une série de critères, la similitude (a) le risque de profit indu (b) et le risque de préjudice (c).

a) La similitude. Sur le risque de confusion, tel qu’il est interprété par le juge européen, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Or selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Dans son arrêt de référence dit Giorgio, le tribunal avait ainsi précisé que « selon la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE L 40, 11 février 1989, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement »39. « Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce40. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement (CE) n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend, parmi d’autres facteurs, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés »41.

En l’espèce, la chambre de recours, telle qu’elle a été présentée en première partie, avait annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait partiellement accueilli l’opposition de la requérante, sur la base de l’article 8, précité, en ce qui concerne les « services de vente au détail liés à la nourriture et aux boissons » compris dans la classe 35, en considérant que cette disposition établit comme condition sine qua non que les produits et les services en cause soient identiques ou similaires et que cela n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

Or, le Tribunal estime que la requérante n’avance aucun argument visant à remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours, visé aux points 84 à 86 de la décision attaquée, concernant la similitude des produits et des services en question. Il précise aussi que la précision « The Rich » avant Prada est de nature à minorer sérieusement le risque de confusion. Ainsi, il juge que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

b) Le risque de profit indu. S’agissant du risque de profit indu, au point 61 de la décision, eu égard à certains produits relevant de la classe 30, la chambre de recours a constaté que, pour que le public associe les marques sur la base de produits aussi éloignés les uns des autres, les signes devraient être caractérisés par un degré de similitude extrêmement élevé, voire devraient être identiques. Au point 62 de ladite décision, la chambre de recours a constaté, en ce qui concerne certains services relevant de la classe 35, que le degré de similitude entre les marques en conflit n’était pas suffisamment frappant pour provoquer l’association, malgré la renommée impressionnante des marques antérieures. Au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas non plus démontré une quelconque association en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 à 37, 41 et 43. Elle en a conclu, au point 65 de la décision attaquée, qu’aucun transfert d’image vers une marque désignant des produits et des services d’une nature différente n’avait été démontré. La société Prada se fondait quasi-exclusivement, au long de ses développements, sur le caractère exceptionnel de sa renommée. Les instances ayant eu à se prononcer sur l’affaire ne l’ont aucunement mis en cause. Cependant, un argument pèse particulièrement dans ce type d’affaires : celui de la similitude ou non des produits et services. Or, ainsi que le souligne précisément le Tribunal, « la requérante n’a pas contesté de manière circonstanciée les conclusions spécifiques relatives à la dissimilitude des produits et des services auxquelles est parvenue la chambre de recours à propos, notamment, des produits relevant du secteur du nettoyage de routes ou de l’extraction minière, des services de casino ou des services médicaux et de soins de santé, ou bien des denrées alimentaires »42. Ainsi, la chambre de recours a exclu qu’un tel risque puisse se produire, dès lors que, d’une part, l’argument unique de la requérante était tiré du concept d’extension de la marque, qui ne pouvait pas être appliqué comme un critère automatique à n’importe quel produit et service et parvenir, dès lors, à un monopole commercial vaste mais illégitime, et, d’autre part, rien ne suggérait le transfert d’image vers une marque désignant des produits et des services de nature différente.

c) Le risque de préjudice. En ce qui concerne le risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a affirmé, au point 45 de la décision attaquée, que, afin que le public associe les marques sur la base de produits et de services aussi éloignés les uns des autres tels que les services liés au secteur du nettoyage de routes ou de l’extraction minière et les sacs à main à la mode ou les robes de soirée élégantes, les signes devraient être caractérisés par un degré de similitude extrêmement élevé, voire être identiques. En outre, elle a souligné que, même à supposer qu’un tel lien soit établi, cela ne suffirait pas à établir l’existence d’un risque de préjudice. La reconnaissance de ce risque suppose que soit démontrée une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur43.

En somme, le recours de la société Prada est rejeté faute d’avoir pu démontrer que le faisceau d’indices, prévus par le règlement, précisé par la jurisprudence était vérifié. C’est une alchimie, avec une certaine dose de subjectivité, notamment au regard de ce qui est nommé le « comportement des consommateurs » qui doit être vérifié pour parvenir à l’opposition de l’enregistrement d’une marque. À titre d’illustration de cette dimension subjective, on donnera deux exemples dans des domaines aussi différents que la référence à la marque Viagra, ou que la semelle rouge Louboutin. Sur le premier exemple, on peut citer l’arrêt par lequel le Tribunal juge que le signe VIAGUARA ne pouvait pas être enregistré comme marque communautaire pour des boissons en raison de la marque Viagra enregistrée pour des médicaments. Tout en admettant que les boissons et les médicaments sont des produits différents, le Tribunal a estimé que le signe VIAGUARA pouvait tirer indûment profit de la renommée de la marque Viagra : en effet, le consommateur pourrait être enclin à acheter les boissons en pensant retrouver des qualités semblables à celles du médicament (augmentation de la libido notamment44). Sur le second exemple, l’affaire des chaussures escarpins à talons hauts à la semelle rouge du célèbre Louboutin, on mentionnera l’arrêt rendu en grande chambre par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 juin 201845, qui assure la plus grande protection des semelles en question. Saisie d’une demande par le Tribunal des Pays Bas, la Cour juge que la semelle rouge ne correspond pas seulement à une forme. La question posée revenait à savoir si l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive n° 2008/95/CE doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, est constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. Sur ce point, la Cour estime qu’en l’absence de toute définition, dans la directive n° 2008/95/CE, de la notion de « forme », la détermination de la signification et de la portée de ce terme doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie46.

Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace. Selon la Cour, il ne ressort ni de la directive n° 2008/95/CE, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme. La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme. La Cour relève que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit. En tout état de cause, la Cour juge qu’un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu. La Cour estime alors devoir répondre qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. Ces exemples montrent que la ligne repose sur une identité des marques et modèles, sans pour autant pouvoir se départir d’un aspect subjectif.

Il faut néanmoins souligner, pour l’espèce Prada, ici en question, que selon les classes concernées, l’enregistrement a pu, justement dans les cas de similitudes avérées, être refusé. Le droit des marques est un droit dans lequel plusieurs indices cohabitent, certains plus précis, d’autres plus souples et sujets à discussion. Une certaine codification des critères, de leur interprétation par le juge européen et des exemples pertinents, semblerait à cet égard, un gage de sécurité juridique.