Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services

Publié le 06/02/2020

L’ordonnance n° 2019-1169 transpose la directive n° 2015/2436/UE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et assure la compatibilité de la législation, en particulier le Code de la propriété intellectuelle avec le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (ci-après « le règlement »).

L’ordonnance est prise en application du I de l’article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui habilite le gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires pour :

  • Transposer la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après « la directive ») ;

  • Assurer la compatibilité de la législation, notamment du Code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (ci-après « le règlement »).

I – Les modifications du Code de la propriété intellectuelle

L’ordonnance comprend trois titres et 16 articles. Le titre Ier rassemble les dispositions qui modifient les livres IV et VII du Code de la propriété intellectuelle. Les titres II et III regroupent respectivement des dispositions d’application et d’adaptation outre-mer et des dispositions de coordination, transitoires et finales.

A – Les dispositions relatives à l’Institut national de la propriété industrielle

L’article 1er modifie les articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 411-5 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du Code de la propriété intellectuelle.

L’article L. 411-1 est modifié afin de permettre à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) de connaître des demandes en nullité ou en déchéance de marques.

L’article L. 411-4 a trait aux décisions administratives rendues par le directeur général de l’INPI et aux recours dont elles peuvent faire l’objet devant les dix cours d’appel spécialisées désignées par voie réglementaire.

L’article L. 411-5 relatif à la motivation des décisions du directeur général de l’INPI est complété afin d’en élargir la portée aux décisions rendues en matière de nullité ou de déchéance de marques ainsi qu’aux décisions relatives aux dessins et modèles.

B – Les dispositions relatives aux marques de produits ou de services

L’article 2 modifie les intitulés du livre VII du Code de la propriété intellectuelle et du titre Ier de ce livre. La distinction économique entre les marques de fabrique et les marques de commerce étant dépourvue de conséquences juridiques, la qualification de « marques de produits ou de services », empruntée au droit européen, est substituée à celle de « marques de fabrique, de commerce et de service ».

Par ailleurs, dans un objectif d’harmonisation avec la terminologie employée par la directive ainsi que par l’ensemble des autres textes normatifs européens et français, le mot « propriétaire » de la marque est remplacé par l’expression « titulaire » de la marque dans l’ensemble du titre Ier du livre VII.

1 – Dispositions relatives aux éléments constitutifs de la marque

Le chapitre 1er du titre Ier du livre VII, entièrement réécrit par l’article 3, délimite, d’une part, le champ d’application du droit des marques et énonce, d’autre part, les conditions de validité de l’enregistrement de la marque. Il est composé des articles L. 711-1 à L. 711-3. La présentation s’appuie sur la distinction, tirée de l’économie des textes européens, entre motifs absolus et motifs relatifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque.

Définition. La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

À noter. Cet assouplissement devrait permettre l’enregistrement à titre de marque de signes dits « non traditionnels », à savoir non susceptibles de représentation graphique, mais pouvant être représentés par de nouveaux moyens techniques (notamment dans des fichiers audio, vidéo ou audiovisuels).

L’article L. 711-2, quant à lui, regroupe l’ensemble des conditions absolues de validité d’une marque dans une disposition unique divisée en 11 points :

Le 1° sanctionne l’inaptitude d’un signe à constituer une marque, les 2° à 4° précisent les modalités d’appréciation du caractère distinctif de la marque et les 5° à 11° énoncent les critères de licéité du signe déposé.

Le I de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle énumère de manière non exhaustive les droits antérieurs auxquels la marque ne doit pas porter atteinte pour être disponible.

Ainsi, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

  • Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

  • Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.

  • Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice.

À noter. Le gouvernement a souhaité ajouter expressément le nom de domaine à l’énumération légale des droits antérieurs. La protection contre les dénominations publiques est également renforcée.

2 – Les dispositions relatives à l’acquisition du droit de marque

L’article 4 modifie le chapitre II du titre Ier du livre VII du Code de la propriété intellectuelle.

Le 1° de l’article 4 modifie l’article L. 712-2 qui prévoit les exigences minimales permettant d’obtenir une date de dépôt, notamment le paiement de la redevance comme le permet la directive, ainsi que les dispositions de l’article 5 du traité sur le droit des marques et de l’article 5 du traité de Singapour sur le droit des marques.

Pour bénéficier d’une date de dépôt, la demande d’enregistrement doit comporter notamment la représentation de la marque, l’énumération des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, l’identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

Le 2° de l’article 4 réécrit aussi l’article L. 712-3 prévoyant que des observations peuvent être formulées par toute personne, sans justifier d’un intérêt à agir, auprès du directeur général de l’INPI afin que soit prononcé le rejet d’une demande d’enregistrement.

Il introduit des modalités particulières s’agissant des observations pouvant être formulées concernant le règlement d’usage des marques collectives ou des marques de garantie, dont la publication peut être postérieure à celle de la marque elle-même s’il n’est pas déposé concomitamment à la demande d’enregistrement de la marque.

Les 3° à 6° de l’article 4 modifient les articles L. 712-4 et L. 712-5 et créent les articles L. 712-4-1 et L. 712-5-1 encadrant la procédure d’opposition devant l’INPI.

Cette procédure administrative qui existe depuis 1991 permet au titulaire de certains droits antérieurs limitativement énumérés de s’opposer, avant la délivrance du titre, à l’enregistrement d’une demande de marque leur portant atteinte. Elle peut être formée dans un court délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement contestée.

À noter. Une opposition pourra désormais être engagée sur le fondement d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne, d’un nom de domaine ou du nom d’une entité publique.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), bénéficiaires du droit d’alerte en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque contenant leur dénomination, mis en place à l’INPI par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, pourront former une opposition sur le fondement d’une atteinte à leur nom, leur image ou à leur renommée.

À noter. La procédure d’opposition pourra être engagée sur le fondement d’un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve de leur appartenance au même titulaire, réduisant en conséquence le coût global de la procédure

Par ailleurs, l’ordonnance précise que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

L’opposition sera réputée rejetée si le directeur général de l’INPI n’a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d’instruction.

En outre, l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sera rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne pourra établir d’un usage sérieux de sa marque antérieure invoquée au soutien de l’opposition ou établir de justes motifs de non-usage.

Cette disposition alourdit la charge de la preuve pesant sur l’opposant puisqu’il peut être amené à produire des preuves d’usage pour chacun des produits ou services invoqués à l’appui de sa demande, et non plus pour un seul comme c’est le cas actuellement.

Un débat contradictoire peut avoir lieu sur la pertinence des preuves apportées. L’examen des preuves d’usage par l’Institut national de la propriété industrielle est également renforcé.

Par ailleurs, l’ordonnance précise que si une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l’agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l’autorisation de son titulaire, ce dernier peut :

  • s’opposer à l’usage de la marque par son agent ou représentant ;

  • demander la cession de la marque à son profit.

Toutefois, l’agent ou le représentant du titulaire de la marque peut se défendre en justifiant sa démarche.

À noter. À moins que l’agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l’action du titulaire se prescrit par 5 ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

3 – Les dispositions relatives aux droits conférés par la marque

L’ordonnance précise aussi la portée des droits conférés par la marque.

Ainsi, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

  • d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

  • d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’article L. 713-3, quant à lui, prohibe les atteintes portées à une marque jouissant d’une renommée : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

Sont notamment interdits :

  • l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

  • l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins.

L’article L. 713-3-1, quant à lui, énumère de manière non exhaustive les usages qui peuvent être interdits par le titulaire de la marque.

À noter. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».

L’article L. 713-3-2 rompt avec la jurisprudence Nokia et Philips (CJUE, 1er déc. 2011, nos C-446/09 et C-495/09) en rétablissant la possibilité pour les autorités douanières de réaliser des retenues pour des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire que le titulaire de la marque prouve qu’elles sont destinées à un État où leur commercialisation est interdite.

L’article L. 713-3-3 permet de sanctionner les actes préparatoires à la contrefaçon, notamment l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur des conditionnements, des étiquettes ou plus généralement sur tout autre support sur lequel la marque peut être apposée.

L’article L. 713-3-4 introduit la possibilité pour le titulaire de la marque d’agir à l’encontre d’un usage générique de son signe dans un dictionnaire ou une encyclopédie, afin de lutter contre la dégénérescence de ses droits. Il peut demander à l’éditeur d’indiquer que le signe reproduit est une marque enregistrée.

L’article L. 713-5 est réécrit dans le but de préciser le régime de la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la propriété intellectuelle, c’est-à-dire la marque non enregistrée bénéficiant d’une protection du fait de sa notoriété.

Enfin, l’article L.713-6 est également modifié notamment pour prévoir des limites aux droits conférés par la marque, afin d’organiser une coexistence entre les droits du titulaire de la marque et l’usage loyal de signes par des tiers, comme l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse, l’usage d’éléments non distinctifs ou descriptifs.

4 – Les dispositions relatives à la transmission et à la perte du droit sur la marque

L’ordonnance précise que la transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.

À noter. Les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.

Par ailleurs, il est précisé que la déclaration de nullité ou de déchéance d’une marque peut intervenir non seulement par décision de justice, mais aussi par décision prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

L’ordonnance précise aussi le point de départ du délai de 5 ans pendant lequel la marque doit faire l’objet d’une exploitation sérieuse à défaut de quoi le titulaire peut être déchu de ses droits.

Elle précise également les conditions de certains usages valant usage sérieux, comme l’usage d’une marque collective ou de garantie par une personne habilitée ou l’usage sous forme modifiée indépendamment du fait qu’une marque ait été déposée pour cette forme modifiée (CPI, art. L. 714-5 mod.).

5 – Les dispositions relatives aux marques de garantie et aux marques collectives

L’article 7 de l’ordonnance réécrit entièrement le chapitre V du titre Ier du livre VII du Code de la propriété intellectuelle relatif aux marques de garantie et aux marques collectives et comprenant les articles L. 715-1 à L. 715-10.

a – Marques de garantie

À noter. La marque collective de certification est renommée en marque de garantie afin de ne pas prêter à confusion avec la notion de certification au sens du droit français.

b – Marques collectives

Les articles L. 715-6 à L. 715-10 prévoient le régime de la marque collective, jusqu’alors non défini en droit français.

Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.

Son régime est aligné sur celui de la marque collective de l’Union européenne, à l’exception de la dérogation à l’exigence de distinctivité concernant les signes susceptibles de désigner, dans le commerce, la provenance géographique des produits ou des services.

6 – Les dispositions relatives au contentieux

a – Les dispositions relatives au contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

L’ordonnance précise que les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l’Institut national de la propriété industrielle doivent être présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

À noter. À l’instar de la procédure d’opposition, il est prévu de déroger au point de départ du délai au terme duquel le « silence vaut rejet » afin de le fixer à la date de fin de la phase d’instruction, et non pas au jour de la demande.

L’ordonnance précise aussi que, sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la Propriété industrielle. Cette disposition tend à limiter les actions abusives ou dilatoires.

À noter. Toute personne peut former, devant l’INPI, une demande en nullité fondée sur un motif absolu.

La demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Sous réserve de leur appartenance au même titulaire, une telle demande peut être fondée sur plusieurs droits antérieurs.

À noter. La décision d’annulation a un effet absolu. Lorsque les motifs de nullité n’affectent qu’en partie l’enregistrement d’une marque, il n’est procédé qu’à son annulation partielle.

Par ailleurs, l’ordonnance précise qu’est irrecevable la demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années.

L’usage doit désormais pouvoir être justifié, d’une part, dans les 5 années précédant la demande en nullité et, d’autre part, dans les 5 années précédant le dépôt de la marque contestée, si la marque invoquée était enregistrée depuis plus de 5 ans à chacune de ces dates

De même est irrecevable la demande en nullité lorsque la marque antérieure n’est pas valable (absence de caractère distinctif par exemple) ou n’était pas opposable au jour du dépôt de la marque seconde (la renommée ou le caractère distinctif n’avait pas encore été acquis par exemple).

L’article L. 716-2-5, quant à lui, prévoit qu’une partie dont la marque est arguée de nullité pour défaut de caractère distinctif peut se défendre en démontrant que sa marque avait acquis un tel caractère préalablement à la demande en nullité.

Concernant l’action en forclusion par tolérance, l’ordonnance précise que le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de 5 années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.

L’ordonnance précise également que les demandes en déchéance de marque devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, peuvent être introduites par toute personne intéressée.

La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 ans précitée ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.

À noter. La charge de la preuve de l’exploitation pèse sur le titulaire de la marque ; elle peut être rapportée par tous moyens.

b – Le contentieux de la contrefaçon.

Rappel. L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.

L’article L. 716-4-2 identifie les personnes habilitées à introduire une action en contrefaçon. Il est notamment ajouté que les licenciés non exclusifs ou les personnes habilitées à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective peuvent engager une action avec le consentement du titulaire, sauf mention contraire du contrat ou du règlement d’usage.

Par ailleurs, est irrecevable toute action en contrefaçon notamment si le demandeur ne peut rapporter la preuve d’un usage sérieux de sa marque pendant la période de 5 ans précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, ou s’il est établi qu’il a toléré pendant cette même période de 5 années consécutives l’usage de la marque postérieure.

À noter. L’ordonnance précise aussi les règles de répartition de compétences entre l’INPI et les juridictions s’agissant des demandes en nullité ou en déchéance de marques (ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019, art. L. 716-5-I).

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Référence : LPA 06 Fév. 2020, n° 150k3, p.8

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